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Contratto di sviluppo software

Contratto di sviluppo software
La proprietà intellettuale di un software realizzato su commissione, di chi è?
Con riferimento ad un rapporto di lavoro avente ad oggetto la realizzazione su commissione di un software, ci si può interrogare in merito alla possibilità, da parte del programmatore commissionario, di trattenere il codice sorgente.
Può accadere che un consulente informatico collabori (in assenza di contratto scritto) con una società committente che nel tempo vede mutare la propria compagine sociale fino ad arrivare ad assumere, a seguito del distacco dei soci, la natura giuridica di ditta individuale.

Al fine di un miglior intendimento degli istituti giuridici coinvolti, è doverosa una breve premessa volta ad evidenziare il quadro normativo di riferimento.

Il software è tipicamente un'opera dell'ingegno appartenente al campo della tecnica, cioè espressione di innovazione tecologico-produttiva.
Nonostante questa sua natura tecnica, la Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991 - sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratori - ne ha attestato la natura di “opera creativa” (nell'accezione di rientrante tra le opere dell'ingegno appartenenti al campo della creatività), facendola ricadere nell'ambito della tutela del diritto d'autore. Il diritto d'autore consente all'autore di un'opera dell'ingegno di disporne in modo esclusivo, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarla, di opporsi ad ogni sua modificazione, di autorizzarne l'utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.
Esso è disciplinato sia dal Codice Civile (agli artt. 2575 - 2583 c.c.) sia dalla Legge del 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) e successive modifiche.
Il diritto d’autore sorge con la creazione di un'opera dotata di creatività e novità (art. 2576 c.c.), senza necessità di brevettarla.
Il D. Lgs. 518/92 ha introdotto una specifica tutela dei programmi per elaboratore:

  • nella previsione del comma 2 dell'art. 1 L. 633/41: … Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
  • nella previsione del n. 8 dell'art. 2 L. 633/41: sono protetti… i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
  • nella previsione dell’art. 12 bis L. 633/41: Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
  • nella previsione degli artt. 64 bis; 64 ter e 64 quater della sezione VI della L. 633/41. In particolare il comma 4 dell’art. 64 quater dispone: Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma;
  • nella previsione del comma 4 dell’art. 103 L. 633/41: Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

Infine, per completezza, si rappresenta come, in virtù di quanto disposto dall’art. 45 del D. lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale) e, precedentemente, del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e, pertanto, non possono costituire oggetto di brevetto.
La tutela del software va pertanto ricercata nell’ambito del diritto d’autore.

Il contratto di sviluppo software è uno schema negoziale creato dall’autonomia negoziale per soddisfare l’esigenza del committente di acquisire la possibilità di utilizzare un programma diverso da quelli standardizzati, al fine di realizzare specifiche e particolari esigenze.
La qualificazione giuridica della figura in esame dipende dalla natura del soggetto che viene incaricato dello sviluppo del programma, potendo a sua scelta l’utente rivolgersi ad un imprenditore, ed in tal caso si realizzerà un contratto di appalto di servizi (art. 1655 del c.c.) ovvero ad un professionista ed in tal caso verrà concluso un contratto d’opera (art. 2222 del c.c.).

La prestazione oggetto dell’accordo sarà in ogni caso l’analisi delle esigenze di programmazione ed elaborazione del committente e la progettazione e lo sviluppo di un software idoneo a soddisfarle. Tuttavia la diversa qualificazione del contratto incide sul regime di responsabilità del fornitore.
Ed invero, qualora il software sia elaborato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato i relativi diritti economici spettano al datore di lavoro (ex art. 12 bis l. 633/1941 cit.), mentre, se il programma viene realizzato in virtù di una prestazione d’opera senza subordinazione (contratto d'opera appunto), la titolarità dei diritti spetta in via esclusiva soltanto a chi lo ha realizzato.
Proprio in virtù delle caratteristiche specifiche del software, il programmatore, anche in caso di commercializzazione del programma, può mantenere inedito il codice sorgente, inibendo così ad altri soggetti, senza la sua preventiva autorizzazione, di poterlo modificare.
Il codice sorgente (pluralità di istruzioni logiche riferibili ad un determinato linguaggio di programmazione) è la modalità espressiva dell’idea che è posta alla base della realizzazione del programma mentre invece l’esecuzione della sequenza di istruzioni da parte di un elaboratore ne rappresenta il risultato.
La scelta da parte dell’autore della tipologia di istruzioni da utilizzare e della modalità con cui le stesse sono poste in sequenza rappresenta il momento creativo e quindi l’oggetto della protezione stabilita dal diritto d’autore.

È da sottolineare come il codice sorgente sia opera dell’ingegno diversa e protetta separatamente dal relativo programma esecutivo. Ne discende che “il contratto di licenza software non si estende anche al relativo codice sorgente” (Tribunale Roma 31 gennaio 2000).
Tuttavia, non esiste ancora una normativa che disciplini più nel dettaglio i rapporti tra committente e sviluppatore informatico.
In assenza di normativa specifica in materia, la fonte principale di regolamentazione di detti rapporti è rappresentata dal contratto intercorso tra le parti (committente e sviluppatore), con la conseguenza che, per la definizione di tutte le questioni non espressamente disciplinate, non si potrà che applicare la normativa generale sui contratti contenuta dal Codice Civile.

Ne consegue che potranno essere applicate, oltre alle norme generali sui contratti (1321 e ss. del codice civile), a seconda del rapporto intercorso tra le parti, o quelle sull'appalto (articoli 1655 e seguenti), oppure, quando si tratta di prestazione d'opera del lavoratore autonomo gli articoli 2222 c.c. e seguenti.

In assenza di indicazioni specifiche emergenti dal contratto occorre effettuare un'attività interpretativa, tenendo altresì conto (come sostenuto da gran parte della dottrina) della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere dell'ingegno (ratificata in Italia con la legge n. 399/78), in considerazione del fatto che l’art. 64 quater, comma 4 della legge sul diritto d'autore (la sopra citata n. 633 del 1941 e successive modifiche) la richiama espressamente per l’interpretazione delle clausole che disciplinano le ipotesi di utilizzo del codice del programma in assenza dell’'autorizzazione del titolare dei diritti economici.

L'articolo in questione, come già anticipato, conclude stabilendo che in ogni caso le disposizioni in esso contenute “non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma”
Per tale motivo anche la direttiva comunitaria sopra richiamata (che ha introdotto in Italia le norme sulla tutela del software) originariamente pensata in modo tale da garantire che il software elaborato su commissione fosse ceduto completamente al committente (ad eccezione dei c.d. “diritti morali), nella sua versione finale, è stata poi modificata rimettendo non più alla legge, ma agli accordi contrattuali tra sviluppatore e committente tale regolamentazione relativa alla cessione.

Realisticamente, lo sviluppo del software comporta, in considerazione della stessa natura della prestazione pattuita, la necessità di una stretta collaborazione tra committente e fornitore: il primo deve rappresentare correttamente le proprie esigenze ed i problemi di carattere tecnico-gestionale che il software è destinato a gestire su base informatizzata; il secondo deve fornire soluzioni idonee a soddisfare nella maniera migliore le esigenze del committente.
Questa stretta interrelazione tra le due parti comporta delicati problemi in ordine alla ripartizione delle responsabilità per le scelte effettuate ed ai diritti di sfruttamento economico dei programmi sviluppati.
Nell'ipotesi di prestazione d'opera, con riferimento ai profili giuridici legati alla titolarità del codice sorgente, sebbene in via generale si possa affermare che la stessa spetti sempre all'autore, occorre, comunque, distinguere i casi in cui il professionista si sia occupato della mera traduzione in righe di programmazione del codice da quelli in cui egli abbia, invece, effettuato in proprio l'analisi, la pianificazione, la progettazione ed infine la realizzazione del software.

È evidente, infatti, che, nel primo caso, la titolarità del codice sorgente resta, comunque, in capo all'azienda committente mentre, nel secondo, il software è di proprietà esclusiva dello sviluppatore.

Allo stesso tempo - sempre dal quadro normativo di riferimento - si desume che il committente, qualora abbia partecipato allo sviluppo del software non solo fornendo dati ma suggerendo soluzioni, può definirsi coautore, ma negli altri casi la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del programma messo a punto su specifica commessa dalla software house (o dal singolo professionista) fa capo per legge a quest’ultima, che potrà disporre in via esclusiva di tutte le attività riservate di cui all’art. 64 bis della legge sul diritto d’autore.
Pertanto, è del tutto evidente, come in caso di assenza di una pattuizione scritta a monte le soluzioni al quesito variano a seconda delle condizioni caratterizzanti il singolo caso concreto.

[La qualificazione giuridica del committente]
Premesso e chiarito quanto sopra, occorre analizzare più attentamente un’ulteriore circostanza che nella fattispecie in esame assume rilevanza determinante: la natura giuridica della parte committente.
Ed invero, sebbene nel caso in esame il rapporto professionale possa essere qualificato prima facie come rapporto di collaborazione esterna, e dunque rapporto autonomo, detta qualificazione, per poter essere pienamente accettata, deve trovare riscontro nella giurisprudenza lavoristica.
Nel caso di specie, il consulente informatico ha prestato la propria attività lavorativa ad un soggetto committente la cui prima forma giuridica è stata quella societaria, e che successivamente ha visto mutare nel tempo la compagine sociale, fino ad arrivare ad assumere la natura giuridica di ditta individuale per volontà dell’unico socio rimasto.
Come è noto, nel caso in cui la committente sia una società, ragioni di tutela del lavoratore hanno più volte spinto la giurisprudenza - facendo ricorso all’analogia - ad assimilare il rapporto di lavoro prestato dal professionista al rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, nella vicenda in esame, deve valutarsi l’impatto giuridico di una successione a titolo particolare (presumibilmente una cessione d’azienda) che ha visto l’ex socio diventare titolare di una ditta individuale, subentrata - in applicazione dell’art. 2558 c.c. - nei contratti posti in essere dalla precedente società.
L’art. 2558 c.c. prevede che tale subentro costituisca un effetto automatico del contratto di cessione di azienda, salvo che i contratti abbiano natura personale e se non è diversamente disposto dalle parti.
La ratio della disposizione è quella di consentire, nel maggior grado possibile, il trasferimento dell'attitudine produttiva e quindi anche dell'avviamento aziendale, considerato che spesso proprio nelle situazioni di natura contrattuale l'azienda trova uno strumento necessario per il suo ordinato e favorevole sviluppo economico.
Nella cessione d'azienda la successione del soggetto subentrante nei contratti avviene ope legis e le esigenze di protezione dell'autonomia individuale segnano il passo di fronte all'esigenza della tutela dell'attività d'impresa.
Sul punto la Suprema Corte è chiara: “In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili). Cassazione civile sez. II, 11/06/2018, n.15065 e Cass. Cassazione civile sez. lav., 29/03/2010, n.7517).
Del resto non c’è trasferimento d’azienda se il subentrante è dotato di propria struttura organizzativa e operativa tale da determinare una discontinuità (Tribunale Roma sez. lav., 29/11/2019, n 9714).
Ancora, con riferimento al problema dei rapporti di lavoro subordinato, l'art. 2112 c.c. prevede che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i relativi diritti: trattasi di una successione ex lege a titolo particolare nel rapporto contrattuale ed in tal senso è del tutto irrilevante il consenso del lavoratore trasferito.
Il comma 5 dello stesso art. 2112 c.c. prevede l'applicazione di tale disciplina sia alla cessione di un ramo dell'azienda che a tutte quelle diverse ipotesi (es., fusione, successione) che producono il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata.
Ne deriva che, in ordine all'esistenza di rapporti di lavoro (subordinato), essi sono destinati a proseguire con la cessione d'azienda.

Tornando al caso che ci occupa, appare incontestabile la circostanza in forza della quale il rapporto contrattuale sia sorto in origine tra due parti, la società committente ed il professionista, e che successivamente la natura giuridica della committente sia mutata - per successone particolare di un socio - nella forma di una ditta individuale. Per effetto del combinato disposto degli artt. 2558 e 2112 c.c., il rapporto di lavoro sussistente tra la committente ed il consulente informatico, di fatto assimilabile quanto alle tutele ad un rapporto di lavoro subordinato, è rimasto nel tempo immutato in ragione della continuità offerta dalla normativa codicistica, che come sopra anticipato deve essere applicata nel vuoto della pattuizione contrattuale.
In questa prospettiva, l’utilizzo del combinato disposto degli artt. 2558 e 2112 c.c. potrebbe altresì condurre all’applicazione dell’art. 12 bis L. 633/41: salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Il ragionamento sin qui portato avanti può condurre al riconoscimento in favore della committente “datrice di lavoro” del diritto di proprietà del codice sorgente.
Tale argomentazione trova conferma nella sentenza n. 5398/2013 del Tribunale di Bologna.

Il Tribunale si è pronunciato in merito ai diritti di sfruttamento economico del software nel caso in cui lo sviluppo del software sia stato commissionato da una società a un libero professionista.
Nel caso in esame una società aveva stipulato un contratto di collaborazione professionale con un ingegnere, libero professionista e quindi lavoratore autonomo, incaricandolo di occuparsi dello sviluppo del programma per elaboratore (software).
Il Giudice, applicando ai lavoratori autonomi, in via analogica, le disposizioni previste per i lavoratori subordinati agli art. 12 bis legge sul diritto d’autore e 64 del Codice della proprietà intellettuale ha riconosciuto l’acquisto a titolo originario da parte del committente dell’opera commissionata, il quale diventa, in via esclusiva, titolare del relativo diritto di sfruttamento economico patrimoniale, ordinando al professionista la consegna immediata del codice sorgente.
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto di collaborazione professionale con l’ingegnere, con condanna dello stesso a restituire alla società il codice sorgente del software e con inibitoria per l’ingegnere a continuare lo sfruttamento indebito del software.
Il Tribunale di Bologna in primo luogo ha analizzato la disciplina prevista in materia di proprietà intellettuale, con particolare riferimento all’attività di creazione e sviluppo di software.
Se la tutelabilità dei software nell’ambito della legge sul diritto d’autore (L.n. 633/1941) trova ormai esplicito riconoscimento negli articoli 1 e 2 della legge medesima, più complessa è la questione se la tutela possa essere applicata anche nel caso in cui lo sviluppo del software sia stato commissionato, come nel caso di specie, da una società ad un libero professionista. Questo caso non è infatti esplicitamente disciplinato dalla legge.
Per riuscire a risolvere la questione il Tribunale ha richiamato un orientamento delineato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (da ultimo la sentenza n. 6964/2014 del Tribunale di Milano: Nei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, la giurisprudenza è tuttavia concorde (v. da ultimo Tribunale di Bologna, sentenza n. 3683/2010 depositata il 29.12.2010; in precedenza cfr. Cass. 23 ottobre 1979, n. 5527) nel concludere che i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascono direttamente in capo al committente che abbia commissionato l'invenzione ad un lavoratore autonomo. Tale soluzione si giustifica sia in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 64 codice della proprietà industriale (corrispondente al previgente art. 23, r.d. n. 1127/1939) sia in considerazione del principio per il quale il committente acquista direttamente l'opera commissionata a titolo originario.).
La giurisprudenza suddetta ha affermato che nell’ipotesi in cui il software sia stato commissionato da una società ad un libero professionista dovranno essere applicate in via analogica le disposizioni previste per i lavoratori subordinati, ovvero gli art. 12 bis della Legge sul diritto d’autore e l’art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. lgs. n. 30/2005).
L’art. 12 bis della Legge sul diritto d’autore – come più volte rappresentato - disciplina in modo esplicito l’ipotesi in cui il programma per elaboratore sia stato sviluppato e realizzato da un dipendente del datore di lavoro statuendo così che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o delle banche dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”;
L’art. 64 Codice della proprietà industriale, disciplina invece l’ipotesi dell’invenzione realizzata dal lavoratore subordinato prevedendo che in caso di invenzione realizzata nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti derivanti dall’invenzione spettano al datore di lavoro, salvo il diritto dell’inventore di esserne riconosciuto autore.
Secondo il Tribunale dunque il committente, fermo restando il diritto dello sviluppatore materiale ad essere riconosciuto autore morale del software, acquista l’opera commissionata a titolo originario e di conseguenza è il committente a diventare titolare del diritto esclusivo di sfruttamento economico patrimoniale del software, salvo non vi siano patti contrari tra le parti.
A quanto sin qui detto deve aggiungersi un consolidato orientamento giurisprudenziale che, in assenza di una espressa pattuizione scritta, tende ad essere più benevola nei confronti dei diritti della committenza: "In presenza di un rapporto di commissione d'opera tra le parti (nella specie: per lo sviluppo di un software), è principio consolidato che, in assenza di una clausola espressa in senso contrario, il committente è il legittimo titolare dei diritti di esclusiva sull'opera creata, essendo quest'ultimo obbligato a riconoscere all'appaltatore i meri diritti morali. Il diritto patrimoniale di autore spetta al committente". Tribunale Firenze Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 07/12/2011, n. 4156.
Ed ancora: "Nel caso in cui il software sia creato su commissione, dei relativi diritti deve ritenersi titolare il committente, qualora difetti la prova della esistenza, tra le parti del contratto, della volontà di mantenere la titolarità in capo all'autore". Tribunale Torino Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 13/01/2006.

Concludendo, queste sono le ipotesi in astratto configurabili:
  1. Cessione completa della titolarità del codice. Il programmatore consegna al committente per intero il codice sorgente e gli consente di utilizzarlo senza alcuna limitazione dietro pagamento di un corrispettivo. Alternativamente è possibile ipotizzare delle forme di “comproprietà” tra sviluppatore e committente;
  2. Cessione del solo diritto di utilizzo del codice. Il programmatore, pur mantenendo in capo a sé la titolarità del software elaborato, consegna al committente il codice sorgente consentendogli di apportare delle modifiche e/o di commercializzare il programma potendo graduare in base alle proprie necessità le modalità di utilizzo dello stesso (es: se le modifiche potranno essere effettuate soltanto all'interno dell'azienda committente ovvero anche all'esterno e così via).
Nella seconda ipotesi è frequente ricorrere al c.d. contratto di “deposito del codice sorgente” (in lingua anglosassone denominato contratto di “escrow”) che viene eseguito generalmente presso un soggetto terzo stabilendo, appunto, le condizioni (anche economiche) di tale deposito finalizzate a garantirne la disponibilità e la corretta conservazione, nell'interesse del committente.
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Redazione Giuridica

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