La rilevanza ai fini IRPEF del corrispettivo percepito dalla persona fisica privata titolare del marchio a fronte del relativo trasferimento, al di fuori quindi dell'esercizio d'impresa, è una questione assai disputata, che affonda le sue radici nel tempo.
Da un lato, l'Amministrazione finanziaria, con una prassi ormai risalente, tenta di ricondurre il provento percepito tra i redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR; di segno contrario però è la giurisprudenza di merito, che è orientata integralmente in senso favorevole al contribuente (cfr. da ultimo Corte di Giustizia Tributaria Toscana n. 1000/2025, Corte di Giustizia Tributaria Puglia n. 676/2025), cui aderisce con varie argomentazioni l’unanime dottrina (cfr. tra gli altri REBECCA, La cessione di un marchio da parte di un privato. Trattamento fiscale, in Il Commercialista Telematico, 27 settembre 2021, TAGLIONI, Non va tassato il privato che cede un marchio, in NT Plus Fisco Norme e Tributi, 17 novembre 2025.)
Come accennato all’inizio, la disputa è insorta soprattutto in ragione della modifica normativa intervenuta a suo tempo nel 1988 sul novellato art. 53, comma 2, lett. a) del TUIR n. 917/1986 (previgente art. 49 del DPR n. 597/1973), relativo ai redditi di lavoro autonomo assimilato, espungendo dal novellato testo normativo il riferimento esplicito al marchio. Ciò in quanto, come rilevato nella relazione ministeriale, si riteneva che, poiché quest'ultimo elemento immateriale non poteva circolare disgiuntamente dall'azienda, il relativo corrispettivo poteva ricondursi soltanto tra i redditi di impresa. In effetti, soltanto a seguito del successivo intervento normativo ad opera del D.Lgs. n. 480/1992, poi confluito nel D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), si è prevista espressamente la possibilità di cedere il marchio anche separatamente dall'azienda.
La querelle, però, si è ingigantita, anche perché nella stessa relazione ministeriale al Testo unico n. 917/1986 si specificava che, nonostante la modifica normativa incidente sui redditi di lavoro autonomo assimilato, eventuali fattispecie rilevanti ai fini dell'IRPEF potevano comunque essere intercettate con la norma residuale di cui all'art. 81, vigente art. 67 del T.U.I.R., riconducendo, quindi, il provento dalla cessione del marchio tra i redditi diversi e in particolare, come reputa l'Agenzia delle Entrate, sub lettera l) del medesimo art. 67, concernente i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ma tale approccio non è condivisibile; anzitutto, perché dal trasferimento del marchio non deriva nessuna obbligazione di fare o permettere ma, trattandosi di contratto ad effetti reali, a tutto concedere scaturisce semmai un obbligo di consegna; in secondo luogo, la tesi erariale è ostacolata dal ben noto principio generale della tassatività dei redditi assoggettabili ad IRPEF, come si evince dagli articoli 1, 6 e 67 del TUIR, che invero non ammette ampliamenti per via interpretativa.
Invero, il catalogo dei redditi diversi contenuto in quest'ultima disposizione, per dottrina unanime, è di tipo tassativo, chiuso; basti pensare soltanto ad alcuni recenti episodi:
Da un lato, l'Amministrazione finanziaria, con una prassi ormai risalente, tenta di ricondurre il provento percepito tra i redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR; di segno contrario però è la giurisprudenza di merito, che è orientata integralmente in senso favorevole al contribuente (cfr. da ultimo Corte di Giustizia Tributaria Toscana n. 1000/2025, Corte di Giustizia Tributaria Puglia n. 676/2025), cui aderisce con varie argomentazioni l’unanime dottrina (cfr. tra gli altri REBECCA, La cessione di un marchio da parte di un privato. Trattamento fiscale, in Il Commercialista Telematico, 27 settembre 2021, TAGLIONI, Non va tassato il privato che cede un marchio, in NT Plus Fisco Norme e Tributi, 17 novembre 2025.)
Come accennato all’inizio, la disputa è insorta soprattutto in ragione della modifica normativa intervenuta a suo tempo nel 1988 sul novellato art. 53, comma 2, lett. a) del TUIR n. 917/1986 (previgente art. 49 del DPR n. 597/1973), relativo ai redditi di lavoro autonomo assimilato, espungendo dal novellato testo normativo il riferimento esplicito al marchio. Ciò in quanto, come rilevato nella relazione ministeriale, si riteneva che, poiché quest'ultimo elemento immateriale non poteva circolare disgiuntamente dall'azienda, il relativo corrispettivo poteva ricondursi soltanto tra i redditi di impresa. In effetti, soltanto a seguito del successivo intervento normativo ad opera del D.Lgs. n. 480/1992, poi confluito nel D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), si è prevista espressamente la possibilità di cedere il marchio anche separatamente dall'azienda.
La querelle, però, si è ingigantita, anche perché nella stessa relazione ministeriale al Testo unico n. 917/1986 si specificava che, nonostante la modifica normativa incidente sui redditi di lavoro autonomo assimilato, eventuali fattispecie rilevanti ai fini dell'IRPEF potevano comunque essere intercettate con la norma residuale di cui all'art. 81, vigente art. 67 del T.U.I.R., riconducendo, quindi, il provento dalla cessione del marchio tra i redditi diversi e in particolare, come reputa l'Agenzia delle Entrate, sub lettera l) del medesimo art. 67, concernente i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ma tale approccio non è condivisibile; anzitutto, perché dal trasferimento del marchio non deriva nessuna obbligazione di fare o permettere ma, trattandosi di contratto ad effetti reali, a tutto concedere scaturisce semmai un obbligo di consegna; in secondo luogo, la tesi erariale è ostacolata dal ben noto principio generale della tassatività dei redditi assoggettabili ad IRPEF, come si evince dagli articoli 1, 6 e 67 del TUIR, che invero non ammette ampliamenti per via interpretativa.
Invero, il catalogo dei redditi diversi contenuto in quest'ultima disposizione, per dottrina unanime, è di tipo tassativo, chiuso; basti pensare soltanto ad alcuni recenti episodi:
- quando il legislatore ha inteso ricomprendere i proventi da cessione di criptovalute nella categoria residuale dei redditi diversi, lo ha dovuto fare esplicitamente, inserendo l'apposita lettera c-sexies) nello stesso art. 67 (legge n. 197/2022);
- lo stesso è a dirsi per la rilevanza fiscale della cessione del “marchio professionale”, a seguito di esplicito intervento normativo (nel 2006) sub art. 54, comma 1-quater;
- verosimilmente è ciò che accadrà, onde fugare le incertezze che agitano il settore, in tema di cessione di opere d’arte e simili, come previsto dalla legge di riforma fiscale n. 111/2023.
Va sottolineato che il corrispettivo realizzato dalla persona fisica privata titolare del marchio non potrebbe ricondursi neppure nell'art. 67, lettera i), inclusivo – tra i redditi diversi – dei proventi “derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”, considerato che nella specie trattasi di una mera cessione isolata, un'unica operazione posta in essere dal titolare e, quindi, non siamo al cospetto di una pluralità di atti ovvero di un'“attività”, tantomeno di carattere commerciale, sia pure occasionale.
Per completezza, la medesima conclusione vale a fortiori per l'art. 67, lettera g), concernente i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di tutti gli (altri) elementi immateriali: in primo luogo, perché (per l’appunto) il marchio non è espressamente contemplato, né tale segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’azienda potrebbe assimilarsi alle opere dell’ingegno, ai brevetti e al know-how ivi disciplinati, in ragione della distinta definizione anzitutto sul piano civilistico (cfr. per il marchio gli artt. 2569 e ss. c.c., nonché gli artt. 7 e ss. D.Lgs n. 30/2005); ma, soprattutto, anche perché tale norma riguarda la ben diversa ipotesi di utilizzazione economica (soltanto) dei predetti asset da parte dell’avente causa dal titolare, ovvero da parte dell'erede o del cessionario a titolo oneroso.
Dunque, la conclusione più corretta è che siamo di fronte ad un vuoto normativo, che però non può essere colmato per via interpretativa, tenuto conto anche della riserva di legge in materia tributaria ex art. 23 Cost., oggi vieppiù rafforzata dal novellato art. 1 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Pertanto, nell'eventualità di controlli erariali si può eccepire, anzitutto, l'irrilevanza fiscale dell'operazione e, a fortiori, richiedere la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili in capo al cedente per dichiarazione infedele e in capo all’acquirente, in qualità di sostituto di imposta, per omessa effettuazione e versamento delle ritenute, e conseguente dichiarazione infedele dei sostituti di imposta (sia pure assorbite da quest’ultima, cfr. artt. 2, 13, e 14 del d.lgs. n. 471/1997), per obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997.
Vi è che, però, talvolta gli importi in gioco sono elevati e, quindi, si pone anche un tema di responsabilità penale in capo ai soggetti coinvolti nel trasferimento del marchio. Per un verso, invero, il cedente potrebbe essere perseguito per il delitto di infedele dichiarazione ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, considerata la modesta soglia di rilevanza di tale reato. E per altro verso l'acquirente, in genere il legale rappresentante della società acquirente, potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis del medesimo decreto, al superamento della soglia ivi prevista (ritenute da effettuarsi in linea teorica ex art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973).
Tuttavia, anche tali contestazioni penali potrebbero essere bypassate, tenuto conto che il primo delitto, quello di infedele dichiarazione, presuppone comunque il dolo specifico, che nella specie non dovrebbe sussistere. Aggiungasi che, a determinate condizioni, potrebbe farsi leva anche sul comma 1-bis del medesimo art. 4, dove, al fine di circoscrivere la condotta punibile, si prevede l'irrilevanza della non corretta classificazione o valutazione di elementi attivi rispetto ai quali risulti traccia nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
L'altro delitto, quello di “omesso versamento delle ritenute certificate”, dopo le recenti modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, presuppone comunque e per l’appunto che la ritenuta venga certificata e non versata dal sostituto di imposta. E, quindi, sembra fuoriuscire dall'ambito della responsabilità penale quel comportamento del sostituto di imposta che non abbia operato alcuna ritenuta e non abbia, di conseguenza, rilasciato alcuna certificazione al sostituito.
In altre parole, in entrambi i casi non sarebbero integrate le condotte penalmente rilevanti previste dagli artt. 4 e 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Inoltre, potrebbero venire in soccorso, per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione del marchio, cedente ed acquirente, altre due cause di non punibilità.
La prima contemplata nell'art. 15 del D.Lgs. n. 74/2000, per effetto del quale si prevede l'esclusione della punibilità per le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. La seconda prevista dall'art. 13, comma 1, per effetto del quale, almeno per il reato di cui all'articolo 10-bis, il sostituto di imposta non è punibile se il debito tributario, comprese le sanzioni e gli interessi, viene comunque saldato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di speciali procedure conciliative di adesione previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
È evidente quindi che, da un lato, il vuoto normativo invoglia ad effettuare il trasferimento del marchio in esenzione IRPEF; dall'altro, tali operazioni vengono frenate in ragione delle temute ripercussioni sul piano penale, che però, come visto, dovrebbero disinnescarsi in un modo o nell’altro.
Si aggiunga, sul piano operativo, che la fluidificazione di queste operazioni, nelle more di un eventuale intervento normativo, potrebbe trovare ulteriore accelerazione tramite la stipula di apposite polizze assicurative di copertura del rischio fiscale e/o di rimborso delle spese per la tutela legale, che invero si vanno diffondendo vieppiù anche nel nostro Paese come strumento di protezione dai controlli erariali incidenti sulle transazioni di un certo calibro.
Infine, non va sottovalutata anche un’altra opzione, sia pure diciamo così pro fisco, esperibile in via alternativa dalle parti coinvolte nel trasferimento del marchio, ovvero quella di versare in via cautelativa e con riserva di ripetizione le imposte e le ritenute e, in seconda battuta, agire con il c.d. “solve et repete”, cioè presentando un’apposita istanza di rimborso nei termini dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, per poi impugnare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria l’eventuale silenzio-rifiuto o rifiuto espresso opposto dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 19, lettera g), del D.Lgs. n. 546/1992, con buone chances di successo nel contenzioso.
Per completezza, la medesima conclusione vale a fortiori per l'art. 67, lettera g), concernente i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di tutti gli (altri) elementi immateriali: in primo luogo, perché (per l’appunto) il marchio non è espressamente contemplato, né tale segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’azienda potrebbe assimilarsi alle opere dell’ingegno, ai brevetti e al know-how ivi disciplinati, in ragione della distinta definizione anzitutto sul piano civilistico (cfr. per il marchio gli artt. 2569 e ss. c.c., nonché gli artt. 7 e ss. D.Lgs n. 30/2005); ma, soprattutto, anche perché tale norma riguarda la ben diversa ipotesi di utilizzazione economica (soltanto) dei predetti asset da parte dell’avente causa dal titolare, ovvero da parte dell'erede o del cessionario a titolo oneroso.
Dunque, la conclusione più corretta è che siamo di fronte ad un vuoto normativo, che però non può essere colmato per via interpretativa, tenuto conto anche della riserva di legge in materia tributaria ex art. 23 Cost., oggi vieppiù rafforzata dal novellato art. 1 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Pertanto, nell'eventualità di controlli erariali si può eccepire, anzitutto, l'irrilevanza fiscale dell'operazione e, a fortiori, richiedere la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili in capo al cedente per dichiarazione infedele e in capo all’acquirente, in qualità di sostituto di imposta, per omessa effettuazione e versamento delle ritenute, e conseguente dichiarazione infedele dei sostituti di imposta (sia pure assorbite da quest’ultima, cfr. artt. 2, 13, e 14 del d.lgs. n. 471/1997), per obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997.
Vi è che, però, talvolta gli importi in gioco sono elevati e, quindi, si pone anche un tema di responsabilità penale in capo ai soggetti coinvolti nel trasferimento del marchio. Per un verso, invero, il cedente potrebbe essere perseguito per il delitto di infedele dichiarazione ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, considerata la modesta soglia di rilevanza di tale reato. E per altro verso l'acquirente, in genere il legale rappresentante della società acquirente, potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis del medesimo decreto, al superamento della soglia ivi prevista (ritenute da effettuarsi in linea teorica ex art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973).
Tuttavia, anche tali contestazioni penali potrebbero essere bypassate, tenuto conto che il primo delitto, quello di infedele dichiarazione, presuppone comunque il dolo specifico, che nella specie non dovrebbe sussistere. Aggiungasi che, a determinate condizioni, potrebbe farsi leva anche sul comma 1-bis del medesimo art. 4, dove, al fine di circoscrivere la condotta punibile, si prevede l'irrilevanza della non corretta classificazione o valutazione di elementi attivi rispetto ai quali risulti traccia nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
L'altro delitto, quello di “omesso versamento delle ritenute certificate”, dopo le recenti modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, presuppone comunque e per l’appunto che la ritenuta venga certificata e non versata dal sostituto di imposta. E, quindi, sembra fuoriuscire dall'ambito della responsabilità penale quel comportamento del sostituto di imposta che non abbia operato alcuna ritenuta e non abbia, di conseguenza, rilasciato alcuna certificazione al sostituito.
In altre parole, in entrambi i casi non sarebbero integrate le condotte penalmente rilevanti previste dagli artt. 4 e 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Inoltre, potrebbero venire in soccorso, per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione del marchio, cedente ed acquirente, altre due cause di non punibilità.
La prima contemplata nell'art. 15 del D.Lgs. n. 74/2000, per effetto del quale si prevede l'esclusione della punibilità per le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. La seconda prevista dall'art. 13, comma 1, per effetto del quale, almeno per il reato di cui all'articolo 10-bis, il sostituto di imposta non è punibile se il debito tributario, comprese le sanzioni e gli interessi, viene comunque saldato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di speciali procedure conciliative di adesione previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
È evidente quindi che, da un lato, il vuoto normativo invoglia ad effettuare il trasferimento del marchio in esenzione IRPEF; dall'altro, tali operazioni vengono frenate in ragione delle temute ripercussioni sul piano penale, che però, come visto, dovrebbero disinnescarsi in un modo o nell’altro.
Si aggiunga, sul piano operativo, che la fluidificazione di queste operazioni, nelle more di un eventuale intervento normativo, potrebbe trovare ulteriore accelerazione tramite la stipula di apposite polizze assicurative di copertura del rischio fiscale e/o di rimborso delle spese per la tutela legale, che invero si vanno diffondendo vieppiù anche nel nostro Paese come strumento di protezione dai controlli erariali incidenti sulle transazioni di un certo calibro.
Infine, non va sottovalutata anche un’altra opzione, sia pure diciamo così pro fisco, esperibile in via alternativa dalle parti coinvolte nel trasferimento del marchio, ovvero quella di versare in via cautelativa e con riserva di ripetizione le imposte e le ritenute e, in seconda battuta, agire con il c.d. “solve et repete”, cioè presentando un’apposita istanza di rimborso nei termini dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, per poi impugnare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria l’eventuale silenzio-rifiuto o rifiuto espresso opposto dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 19, lettera g), del D.Lgs. n. 546/1992, con buone chances di successo nel contenzioso.