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Articolo 2569 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Diritto di esclusività

Dispositivo dell'art. 2569 Codice Civile

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato(1).

In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571(2).

Note

(1) Comma così sostituito ex art. 81, D. Lgs. 04 dicembre 1992, n. 480.
(2) I marchi si distinguono in:
1) marchio di fabbrica e di commercio, a seconda dell'attività svolta;
2) marchi generali o speciali, che vengono impiegati per differenziare i prodotti dell'impresa;
3) marchi forti e marchi deboli, a seconda della capacità distintiva.

Ratio Legis

La funzione del marchio consiste nel garantire al consumatore l'identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguerlo da altri prodotti.
Da ciò discendono i requisiti del marchio:
- novità;
- capacità distintiva;
- originalità.

Spiegazione dell'art. 2569 Codice Civile

L'ambito oggettivo di efficacia di un marchio d'impresa ed i limiti della sua tutela nei confronti di altri marchi sono strettamente connessi con la confondibilità dei prodotti, cioè con l'appartenenza dei prodotti concorrenti alla stessa specie merceologica, ovvero con la loro affinità od omogeneità, la quale sussiste in presenza o dell'idoneità dei prodotti a soddisfare gli stessi bisogni, o della destinazione alla medesima clientela, ovvero dell'intrinseca natura, anche sotto il profilo della ricollegabilità alla medesima fonte produttiva in rapporto con la normale capacita e tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale. Il divieto di usurpare la denominazione sociale altrui allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti, in quanto idonea ad ingenerare confusione tra i prodotti, determina la nullità del marchio in cui sia contenuta quella denominazione, almeno nella sua parte essenziale e caratterizzante, anche se essa non sia coperta da brevetto (Cass. n. 6244/1983). In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in se inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (Cass. n. 1861/2015). In materia di marchi, la distintività deve essere intesa come capacita di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno, mentre e estranea al nucleo della funzione del marchio la capacita di indicare il produttore; pertanto, il rifiuto del contitolare del marchio di concertare l'uso comune non compromette di per se la funzione distintiva del marchio e, seppur può rendere impossibili adeguate condotte a tutela della distintività, ciò non può ritenersi conseguente al solo fatto che il consumatore ignora l'esistenza di una contitolarità anziché di una titolarità unica (Cass. n. 3444/2001). Il carattere di originalità, ai fini della tutela del segno distintivo come marchio, non consiste necessariamente nella individuazione e nell'utilizzazione di un termine o di una espressione del tutto nuovi, potendo, al contrario, ammettersi anche l'uso di una espressione ricavata dalla storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, anche se divenuta di comune conoscenza, purché l'accostamento della espressione al prodotto rappresenti applicazione di un'idea originale, e non rievochi nel medio consumatore un collegamento con prodotti dello stesso genere di quello che si intende contrassegnare (Cass. n. 1820/2000).

Il marchio può essere emblematico o denominativo.
Il marchio semplice va distinto dal marchio complesso, quello, cioè, risultante da più elementi, in cui l'effetto distintivo deve essere valutato con visione d'insieme e può sussistere anche se i vari elementi, considerati singolarmente, sono di uso comune (Cass. n. 1974/3034).
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L'esclusione, quindi, dalla registrabilità come marchi, dei «segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto» si traduce nella tutela del pubblico interesse ad impedire il perpetuarsi di una esclusiva e si risolve nell'affermazione — i cui indubbi limiti ai fini del discorso in esame non interessano — che tutte le forme brevettabili non sono tutelabili come marchio.
Anche un colore può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di pure fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il dispiego di un attività creativa; ne si pongono in tal caso rischi di monopolio del nome di un colore che di necessita deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene, rischi che invece si presenterebbero allorché si consentisse di ripetere il colore del prodotto nel marchio.

Massime relative all'art. 2569 Codice Civile

Cass. civ. n. 1277/2016

Il marchio denominativo può ritenersi nullo quando i nomi utilizzati non siano idonei ad indicare la provenienza di un prodotto, oppure qualora, pur essendolo, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili. (Così statuendo, la S.C., ha confermato la decisione impugnata, ritenendone plausibile la valutazione, ivi effettuata, di carenza di idoneità denotativa dei marchi "Buddha café" e "Buddha bar", perché non evocativi solo di una religione ma comunicanti, altresì, adesione, o comunque interesse, per una filosofia o uno stile di vita connotante un costume ormai pertinente alle più diverse manifestazioni dell'agire sociale). (Rigetta, App. Milano, 16/11/2010).

Cass. civ. n. 1267/2016

I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di Telecom, destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by Centro Autoradio" fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni). (Rigetta, App. Venezia, 20/05/2009).

Cass. civ. n. 22953/2015

In tema di marchio, la tutela del cosiddetto "secondary meaning", prevista dall'art. 47 bis del r.d. n. 929 del 1942, introdotto dal d.lgs. n. 480 del 1992, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno. Tale principio è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato. (Rigetta, App. Bologna, 15/09/2008).

Cass. civ. n. 1861/2015

In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insuscettibile di tutela il marchio costituito dalla combinazione di parole di uso comune "Divani & Divani" benché le stesse avessero assunto efficacia individualizzante del prodotto). (Cassa con rinvio, Bari, 21/04/2008).

Cass. civ. n. 21847/2014

Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte, né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio"), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo. (Rigetta, App. Milano, 26/11/2007).

Cass. civ. n. 13090/2013

Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nella disciplina dei marchi interpretata conformemente alla direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE e previgente rispetto alle modifiche introdotte con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 (espressione di un vero e proprio "favor legis" nei confronti dei marchi notori) - secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni. Ne consegue che in relazione ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente" e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere tale affinità tra i capi di abbigliamento contrassegnati dal marchio "celebre" Barbour e capi di pelletteria - in particolare zainetti - sempre contrassegnati dallo stesso marchio). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 26/09/2005).

Cass. civ. n. 24620/2010

Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. r.d. menzionato. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado, che aveva correttamente ritenuto marchio d'insieme quello figurativo, contenente uno sfondo costituito da una stilizzazione di montagne con le denominazioni "Sudtirol" e "Alto Adige" racchiuse in un cerchio). (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005).

Cass. civ. n. 14684/2007

In tema di marchi, l'uso anteriore di un segno distintivo, rilevante ai fini dell'esclusione della novità di un marchio successivamente registrato, è quello attinente alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, e non già quello che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa, determinandone proprio in virtù dell'uso del marchio un ambito specifico e limitato, e rafforzandone, proprio in quest'ambito, la capacità distintiva.

Cass. civ. n. 13178/2004

L'art. 83 c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, non postula che la procura, rilasciata su foglio separato, debba essere spillata in calce al ricorso per Cassazione, ben potendo essa essere congiunta materialmente anche nel corpo dell'atto cui inerisce. (Nella specie la procura, rilasciata su foglio separato, era stata inserita nel contesto del ricorso per Cassazione come pagina 11-bis; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso sollevata, in ragione della particolare collocazione della procura, dalla parte controricorrente).

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