Articolo 2590 Codice Civile

È da premettere che la regolamentazione giuridica riguardante le invenzioni dei lavoratori dipendenti trova il suo fondamento nella necessità di contemperare due differenti esigenze: da un lato, tutelare l’investimento imprenditoriale, dall’altro, premiare l’attività inventiva del lavoratore.
Il datore di lavoro organizza e finanzia l’attività di ricerca e vuole trarne profitto; l’inventore desidera che i risultati inventivi conseguiti siano riconosciuti e remunerati.
La ratio su cui si fondano gli articoli del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n.30/2005) è ben evidenziata dalle parole della Suprema Corte: «l’esigenza di contemperare due distinti interessi:

• quello del lavoratore che deve conseguire un concreto riconoscimento del proprio apporto e,
• quello dell’imprenditore volto ad acquisire i risultati di impegni organizzativi e di investimenti economici anche di rilevante entità […],

per attuare tale contemperamento, al diritto riconosciuto al datore di lavoro di trarre profitto dall’invenzione […] deve corrispondere un sicuro vantaggio per il lavoratore, che si esplica o con l’erogazione di una specifica retribuzione o con l’erogazione di un equo premio: istituti che, pur essendo distinti e diversi, hanno entrambi la funzione esclusiva di compensare il risultato inventivo conseguito» (Cass. n. 14439/2000).

L’ordinamento giuridico, tenendo conto delle contrapposte esigenze (lavoratore, da una parte e datore di lavoro, dall’altra) prevede una organica disciplina a tutela delle invenzioni dei lavoratori dipendenti regolando i diritti morali e patrimoniali conseguenti all’invenzione e prevedendo espressamente, anche, il diritto all’equo premio spettante al lavoratore dipendente inventore. L’equo premio è, appunto, una controprestazione straordinaria, avente carattere indennitario, corrisposta una tantum al dipendente-inventore a fronte di una prestazione – anch’essa di natura straordinaria – costituita dal risultato inventivo (Cfr. Cass. n. 3991/1991; Cass. n. 2646/1990; Cass. n. 329/1979).

Si osserva, che il diritto del lavoratore-inventore a ricevere un compenso di ordine patrimoniale, a titolo di equo premio, viene, per l’appunto, in considerazione anche con riguardo alla specifica ipotesi in cui l’invenzione abbia accresciuto il valore dell’azienda, divenendone un c.d. key asset di notevole importo.

Per quanto riguarda la posizione del prestatore di lavoro inventore, è d’uopo prestare particolare attenzione all’inalienabile diritto, spettante allo stesso, di essere riconosciuto autore dell’invenzione.
Tale diritto è in primo luogo sancito dall’art. 2590 c.c. e ripreso puntualmente dall’art. 64 D.Lgs. n.30/2005. Ne deriva che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda alla brevettazione di un’invenzione realizzata da un suo dipendente, il primo sia obbligato a designarlo correttamente quale inventore presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti (UIBM). Qualora il datore di lavoro non vi proceda, si sarebbe in presenza di una violazione dei diritti morali dell’inventore.
Il datore di lavoro è, pertanto, obbligato anche a indicare il nome del dipendente, tutte le volte in cui il trovato viene descritto da un punto di vista tecnico-scientifico. Il lavoratore avrà diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell’invenzione, ma i diritti scaturenti dal raggiungimento della stessa appartengono al datore di lavoro, ammesso che l’invenzione faccia parte della prestazione esigibile dal creditore (in buona sostanza, se l’invenzione è identificabile quale oggetto delle mansioni svolte dal dipendente).
Il riconoscimento dell’equo premio presuppone, invece, che il lavoratore subordinato sia autore (o almeno coautore) dell’invenzione. Elemento, quest’ultimo, che evidentemente ricorre nel caso di specie in esame.

Orbene, con riferimento al primo quesito, vertente sull’eventuale titolarità del diritto ad ottenere l’equo premio, fatte fin qui le opportune premesse, è da osservare specificamente che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 64, comma 2 D.lgs. 30/2005: «Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro».

In dettaglio è possibile affermare che la disciplina delle invenzioni realizzate dal dipendente durante il rapporto di lavoro individua tre categorie di invenzioni:
- le “invenzioni di servizio” (art. 64, comma 1, D.lgs. 30/2005)
- le “invenzioni d’azienda” (art. 64, comma 2, D.lgs. 30/2005), e
- le “invenzioni occasionali” (art. 64, comma 3, D.lgs. 30/2005).

Inoltre, che l’invenzione è caratterizzata da due elementi:

• realizzazione della stessa nell’esecuzione o adempimento di un contratto o rapporto di lavoro;
• mancata pattuizione di qualsivoglia compenso tra datore di lavoro e lavoratore per l’attività inventiva svolta da quest’ultimo.

È quest’ultimo elemento a determinare la distinzione sostanziale tra l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda.

Riassumendo, si possono definire, quindi, “invenzioni di servizio” quelle invenzioni realizzate nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, per le quali l’attività inventiva, costituendo una delle mansioni contrattualmente affidate al dipendente, risulta regolarmente retribuita attraverso il pagamento dello stipendio. In questo caso, l’inventore materiale viene riconosciuto solo autore morale del prodotto, mentre, per contro, tutti i diritti di sfruttamento economico e patrimoniale saranno attribuiti integralmente al datore di lavoro. Invece, le invenzioni d’Azienda disciplinate dal 2° comma dell’art. 64 D.lgs. 30/2005, sono quelle invenzioni realizzate sempre durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato e causalmente connesse a quest’ultimo, ma per le quali non è prevista e stabilita una specifica retribuzione.
Infatti, in questo caso, l’attività inventiva non fa parte delle mansioni contrattualmente assegnate al lavoratore e, pertanto, non può essere remunerata attraverso il pagamento del proprio salario. Anche in questo caso, fermo restando il diritto del dipendente inventore di essere riconosciuto autore del trovato, i diritti di sfruttamento economico patrimoniale ad esso connessi apparterranno esclusivamente al datore di lavoro.

È possibile pertanto, concludere che soltanto qualora la situazione specifica presenti gli elementi indicati all’art. 64, comma 2, D.lgs. 30/2005, al datore di lavoro sono attribuiti i diritti patrimoniali associati all’invenzione, mentre al lavoratore spetta il c.d. equo premio.

Si osserva, però, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione sempre più incisivamente, ha statuito che l’ipotesi di invenzione di servizio ricorre quando le parti abbiano esplicitamente previsto che una parte della retribuzione versata al dipendente sia esclusivamente destinata a ricompensare l’ottenimento, anche solo eventuale, di un risultato inventivo (Cass. n. 1285/2006; Cass. n. 11305/2003; Cass. n. 14439/2000, Cass. n. 2711/1993). La giurisprudenza di merito, viepiù, in modo ancor più specifico, al fine di identificare l’ipotesi in parola, fa puntuale riferimento all’esecuzione di mansioni di ricerca assegnate al lavoratore, in ordine alle quali stabilisce che, «pur consistendo (queste) in un’attività differente da quella inventiva, non è da questa del tutto sconnessa. Difatti, la giurisprudenza maggioritaria tende ad attribuire loro una funzione prodromica rispetto a quella creativa, essendo necessariamente finalizzata all’ideazione e realizzazione di un nuovo trovato. Una nuova invenzione, infatti, non può che essere il risultato di una precedente fase di studio ed analisi (ex multis Cass. Civ. 6367/2011; Cass. Civ. 1285/2011; Cass. Civ. 11305/2003). Si deve, per ciò, ritenere che il risultato inventivo rientri tra gli obiettivi prefigurati in ordine alle concrete mansioni affidate al lavoratore, anche solo indirettamente» (Trib. Bologna Sez. Imprese –Sentenza n. 2114/2016) .

Quanto sopra risulta utile ai fini della corretta sussunzione della fattispecie specifica nell’alveo di applicazione della corretta norma giuridica, e poter quindi stabilire la titolarità in capo al lavoratore del diritto all’equo premio. Pertanto, al fine di scongiurare l’applicabilità al caso di specie del disposto del primo comma dell’art. 64 D.Lgs. 30/2005, oggetto di attenta e scrupolosa definizione devono essere le mansioni assegnate ed effettivamente eseguite dal lavoratore durante l’intero rapporto di lavoro fino ad oggi svlto nel ruolo di Vice Responsabile Tecnico, inquadrato professionalmente all’8° categoria CCNL Metalmeccanici come quadro, cui si riferisce la declaratoria seguente.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro" di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190.

Lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;

ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Ciò evidenziato, risulta difficile ritenere esistente il diritto all’equo premio per le invenzioni intervenute in concomitanza del presente inquadramento professionale, dovendosi ritenere applicabile al caso di specie il comma1° dell’art.64 D.Lgs. n. 30/2005. Di contro, una volta analizzate le mansioni effettivamente eseguite pro tempore durante l’intero rapporto di lavoro, non si esclude la possibilità di individuare un periodo di tempo in cui l’attività inventiva sia stata svolta in vigenza di un inquadramento professionale inferiore e con mansioni differenti, che renderebbe eventualmente applicabile il precetto del comma 2° dell’art. 64 D.Lgs. 30 /2005, che prevede il diritto all’equo premio.

E' necessario rispondere al quesito posto in ordine alla prescrizione del diritto, facendo, all’uopo, riferimento al termine ordinario decennale che non viene interrotto in costanza del rapporto di lavoro e ha decorrenza dalla data della concessione del brevetto, “in quanto il diritto del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto” Trib. Milano Sez. Imprese n. 12048/2015.
Ad ogni buon conto, qualora siano intervenute “rinunce, transazioni o cessioni dello specifico diritto” in costanza di lavoro, entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 2113 c.c., esse possono essere comunque impugnate dall’ex dipendente.

In termini di “quantificazione” dell’equo premio previsto dall’ attuale art. 64 comma 2° D.Lgs. 30/2005 la legislazione italiana ha visto un susseguirsi di regole differenti nel corso del tempo. Oggi, per quanto riguarda la determinazione del quantum che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente in caso di invenzione d’azienda, i criteri individuati dal legislatore della recente riforma sono i seguenti:

• importanza dell’invenzione;
• mansioni svolte dal dipendente inventore;
• contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro;
• retribuzione percepita dal dipendente inventore.

La formula maggiormente applicata allo scopo è la c.d. “Formula Tedesca” riconosciuta dalla Giurisprudenza di merito prima (Lodo arbitrale, 17 giugno 1977, in Rivista di diritto industriale, 1979, fasc. 4, parte II, pag. 562 e ss.; Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, in Giustizia civile, 1986, fasc. 12, parte I, pag. 3232) e di legittimità successivamente (Cass., 2 aprile 1990, n. 2646), quale metodo di calcolo dell’equo premio la cui formula è I = V x P, dove I sarebbe l’ammontare del premio corrisposto al lavoratore; V, invece, sarebbe costituito dal valore dell’invenzione, o meglio dal “corrispettivo che l’impresa dovrebbe pagare per acquisire il diritto di utilizzazione dell’invenzione se questa fosse coperta da brevetto”; P, infine, sarebbe un valore percentuale in grado di esprimere l’apporto del dipendente nel conseguimento dell’invenzione (“l’iniziativa che ha condotto all’invenzione; il contributo creativo del lavoratore; la posizione rivestita dallo stesso all’interno dell’organizzazione aziendale”).

In ordine all’eventuale richiesta relativa all’equo premio, essa va proposta formalmente a mezzo raccomandata A/R al datore di lavoro, con espresso riferimento alle specifiche invenzioni e alla data in cui ognuna di esse è stata brevettata.

In caso di rifiuto espresso da parte del datore di lavoro, è necessario procedere con azione legale presso il Tribunale territorialmente competente - Sezione specializzata in materia d’Impresa. Non sono da tenere in considerazione procedure transattive in costanza di rapporto lavorativo, le quali potrebbero essere oggetto di impugnazione entro i sei mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il r.d. n. 1127 del 1939, conosciuto come Legge Invenzioni, è stato abrogato dal d.lgs. del 10/02/2005, n. 30. Con riferimento alle invenzioni del lavoratore, ne ha riprodotto le disposizioni di cui all'art. 23, negli artt. 64 e 65. L'art. 64, comma 2, stabilisce: "Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro".

Il caso di specie sembra rientrare nella previsione normativa citata.

Poiché è già stato corrisposto il premio (sarebbe stato comunque possibile ottenere dal giudice ordinario una decisione che accertasse la sussistenza del diritto all'equo premio), ma sul suo ammontare vi sono delle contestazioni, sarà necessario rivolgersi ad un collegio di arbitratori ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 64, d.lgs. 30/2005 ("4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. [...] Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice").