Articolo 19 Codice della proprietà industriale

Quella esposta è una pratica comunemente perpetrata, ma che, tuttavia, presenta profili di illiceità che vanno analizzati.

Il primo e più rilevante profilo riguarda la validità stessa della registrazione del marchio.
L'art. 19, comma 2 del Codice della proprietà industriale stabilisce che non può ottenere una registrazione valida chi abbia agito in mala fede al momento del deposito della domanda.
La mala fede è integrata quando il richiedente è consapevole che il segno appartiene, anche solo come marchio di fatto, a un soggetto diverso, e registra il marchio al precipuo scopo di privare quest'ultimo del suo utilizzo o di trarne indebito vantaggio.
Nel caso in esame, l'amministratore conosce perfettamente che il marchio è stato creato e utilizzato dalla società sin dalla sua origine; è consapevole, inoltre, che la società lo ha sempre impiegato come proprio segno distintivo, pur senza formalizzarne la registrazione e che il valore commerciale del segno è riconducibile all'attività economica della società, non all'iniziativa personale dell'amministratore.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che la registrazione in mala fede non è solo quella finalizzata a danneggiare direttamente la società, ma anche quella volta a "drenare in proprio favore" la clientela o il valore di un segno il cui merito è ascrivibile ad altri. In particolare: “quel che conta, sul piano della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, è, dunque, la posizione qualificata, volta a conseguire una concreta titolarità, non ancora attuale, del diritto al segno distintivo” (Corte d'Appello Roma, sez. 2, sentenza n. 5430/2023).
E ancora, con riguardo specifico alla registrazione operata da un soggetto in posizione fiduciaria nei confronti della società titolare del marchio di fatto: “depositando il marchio contestato in nome proprio pur avendo sempre la funzione di membro del consiglio di amministrazione della ricorrente e con piena conoscenza dell'uso del segno da parte di tale società, quest'ultimo ha violato gli obblighi di lealtà ed equità derivanti da tale rapporto" (Ufficio Proprietà Intellettuale EUIPO, decisione n. 000069333 del 17/03/2026).
La conseguenza della registrazione in mala fede è la nullità della registrazione ai sensi dell'art. 25 del codice propr. industriale, che la società (o qualunque soggetto interessato) potrà far valere in giudizio. La delibera assembleare autorizzativa non sana ex ante la mala fede al momento del deposito, poiché quest'ultima deve essere valutata al momento della registrazione, indipendentemente da accordi successivi.

Inoltre, rientrano tra i requisiti di registrabilità del marchio: capacità distintiva, liceità, novità e non ingannevolezza.
L’uso di un marchio non registrato è sufficiente a integrare la fattispecie costitutiva del segno distintivo e ad attribuire al preutente un diritto assoluto sul marchio, purché sussistano liceità e novità.
La giurisprudenza ha chiarito che l’uso del marchio non registrato conferisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva “nell’ambito dell’uso di fatto, generale o locale, per lo stesso genere di prodotto” (Cass. n. 2024/1982; Cass. n. 897/1975).
Ne consegue che, se è la società ad avere usato stabilmente il segno come marchio d’impresa, il titolare del marchio di fatto è la società stessa (non il singolo amministratore), e a essa spetta, in linea di principio, il diritto di registrazione coerente con l’uso.

Il secondo profilo concerne la violazione dei doveri dell'amministratore di cui all'art. 2476 del c.c..
L'amministratore di una s.r.l. è soggetto agli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà verso la società.
La norma, infatti, dispone che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società”.
Registrare a proprio nome il marchio della società, sottraendole un asset immateriale funzionale all'attività d'impresa, configura una violazione del dovere di gestire il patrimonio sociale nell'interesse esclusivo della società.
La condotta determina un evidente depauperamento del patrimonio aziendale (privazione di un diritto al marchio) e la creazione di un onere economico futuro (pagamento di royalties), a vantaggio esclusivo del gestore.

Infine, va considerato il potenziale conflitto di interessi dell’amministratore ai sensi dell'art. 2475 ter del c.c..
Il contratto di licenza del marchio alla s.r.l., con pagamento di royalties, è un contratto concluso dall'amministratore in conflitto di interessi con la società da lui gestita, poiché all'utilità patrimoniale dell'amministratore (introito delle royalties) corrisponde uno svantaggio diretto per la società (costo periodico).
La norma dispone che “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
La giurisprudenza precisa che il conflitto deve essere accertato in concreto, verificando se all'utile conseguibile dall'amministratore corrisponda un danno o un minor vantaggio della società (Trib. Ancona, Sez. 2, sentenza n. 1392/2022).
Nel caso in esame, la società, che in precedenza utilizzava gratuitamente il proprio marchio di fatto, sarebbe costretta a pagare un corrispettivo periodico per un segno che ha contribuito a creare e valorizzare; pertanto il nesso tra l’utile conseguito dall’amministratore ed il minor vantaggio della società appare evidente.

Neppure la delibera assembleare mette al riparo da qualsivoglia conseguenza.
Circa la questione di registrabilità del marchio, la delibera assembleare non può sanare la carenza del requisito della novità, né la mala fede al momento del deposito del marchio.
Per quanto concerne la responsabilità dell’amministratore, la delibera assembleare può valere come rinuncia all'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 5, del c.c., ma solo se approvata con il consenso di almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano soci che rappresentino almeno il decimo del capitale.
In ogni caso, tale rinuncia non elide il danno già prodotto alla società per effetto della registrazione, né pregiudica l'azione di responsabilità dei creditori sociali eventualmente lesi ai sensi dell’art. 2476, comma 6, del c.c..
Infine, anche in presenza di delibera assembleare a maggioranza, i soci di minoranza che non abbiano prestato il proprio consenso conservano il diritto di agire individualmente ex art. 2476, comma 3, c.c. per far valere le irregolarità gestionali e chiedere provvedimenti cautelari.

Per tutti i profili descritti, l’operazione è fortemente censurabile.