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Articolo 12 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Novitą

Dispositivo dell'art. 12 Codice della proprietą industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

  1. a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
  2. b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
  3. c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
  4. d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  5. e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
  6. f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 12 Codice della proprietą industriale

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Alfredo F. chiede
mercoledģ 04/08/2021 - Toscana
“Salve,

vorrei acquistare dei nomi dominio internet di persone (nome e cognome), in particolare di calciatori professionisti.
Volevo sapere se è lecito acquistarli anche se non sono il titolare effettivo del nome e se è lecito proporre la vendita a terzi o eventualmente ai diretti interessati.

Consulenza legale i 30/08/2021
Per quanto concerne la disciplina codicistica, l’art. 7 c.c. prevede che “la persona alla quale si contesti l’uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”.

Per quando riguarda la disciplina di legge speciale, viene anzitutto in rilievo il Codice della Proprietà industriale, che qualifica i nomi a dominio come veri e propri segni distintivi, assimilabili alla c.d. “ditta”, “marchio” ed “insegna”.

In tal senso dall’art. 12 c.p.i. si evince come i nomi a dominio siano categorizzati come anteriorità rilevanti per la registrazione di un marchio.
Non può essere registrato un “marchio d’impresa”, ai sensi dell’articolo citato, precedentemente utilizzato come nome a dominio di un’attività economica, quando l’identità o la somiglianza dei due segni possa comportare un rischio di confusione per il pubblico, da cui possa derivare conseguentemente un rischio di associazione tra i due segni.

L’art. 22 c.p.i. vieta di adottare come nome di dominio un segno identico o simile al marchio altrui, qualora ciò possa determinare il rischio di confusione per il pubblico da cui possa altresì derivare un rischio di associazione tra i due segni.
Il divieto di cui al primo comma del presente articolo si applica anche quando l’adozione di un nome a dominio, impiegato nell’attività economica, sia legato ad altro segno distintivo per prodotti o servizi anche non affini, comunque noto nel territorio dello Stato, qualora l’uso senza giustificato motivo del primo consenta di trarre indebito vantaggio (dalla rinomanza del secondo marchio) o recare pregiudizio agli stessi.

In questo ambito è peraltro frequente una pratica illecita, non ammessa nel nostro ordinamento interno, detta “cybersquatting”.
Consiste nella registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi di terzi, spesso rinomati o popolari, al fine di appropriarsi della loro notorietà ed ottenere un ingiusto vantaggio.
Sulla base della regola “first come first served” i c.d. cybersquatters registrano nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui prima dei loro legittimi proprietari.
In seguito, i medesimi cercano di venderli ai titolari dei marchi a prezzi molto più elevati rispetto a quelli di registrazione.
Tale pratica non è ammessa nel nostro ordinamento.
Entrambe le domande poste trovano quindi una risposta negativa.